一、 建立企業(yè)專利評估機制的必要性
1.企業(yè)專利評估機制是企業(yè)專利技術資本化的參考依據(jù)。為了切實加強對專利資產(chǎn)評估工作的管理, 進一步規(guī)范專利資產(chǎn)評估行為, 維護專利權人的合法權益, 1996 年 10 月 18日國家國有資產(chǎn)管理局與中國專利局, 頒布實施了 《關于加強專利資產(chǎn)評估管理工作若干問題的通知》 。該通知明確規(guī)定國有專利資產(chǎn)在轉讓專利申請權、 專利權以及在以專利資產(chǎn)進行合資、合作等情形時必須進行專利資產(chǎn)評估, 從事專利資產(chǎn)評估業(yè)務的機構, 必須按照國務院 《國有資產(chǎn)評估管理辦法》 及國家國有資產(chǎn)管理局有關規(guī)定, 取得資產(chǎn)評估資格, 并依法在工商行政管理部門注冊登記, 成為自主經(jīng)營、 自負盈虧、 照章納稅、 獨立承擔法律責任的法人。上述規(guī)章的規(guī)定, 明確了國有企業(yè)事業(yè)單位的資產(chǎn)評估義務對應的是社會, 是相對于企業(yè)的外部行為, 其意義在于確保企業(yè)專利資產(chǎn)社會流通的安全和秩序。我們在此要討論的是企業(yè)內(nèi)部的專利資產(chǎn)評估機制。企業(yè)對其擁有的專利技術進行處分, 至少涉及如下幾個方面: ( 1) 專利權的轉讓或許可使用; ( 2) 專利資產(chǎn)與外國公司、 企業(yè)、 其他經(jīng)濟組織或個人合資、 合作; ( 3) 以專利資產(chǎn)作價出資成立有限責任公司或股份有限公司; ( 4) 對外專利技術貿(mào)易。上述任何一種形式的使用或處分, 都不可避免地要對專利資產(chǎn)進行評估作價。因此, 企業(yè)內(nèi)部專利資產(chǎn)評估機制, 其意義不在于專利資產(chǎn)社會流通的安全和秩序, 而在于為企業(yè)專利技術資本化提供依據(jù)。2.企業(yè)專利評估機制是企業(yè)技術研發(fā)與投入的價值判斷機制。首先, 為技術是否申請專利提供判斷依據(jù)。企業(yè)對技術的保護, 既可以選擇申請專利通過專利法保護, 也可以以技術秘密或商業(yè)秘密的形式通過反不正當競爭法予以保護。并非所有的技術都可以申請專利, 除是否符合專利法規(guī)定的專利申請條件外,對企業(yè)來說, 更重要的判斷標準是以何種形式保護技術對企業(yè)的長遠利益更為重要。以何種形式保護技術, 企業(yè)內(nèi)部本 論文 出自 無憂論文網(wǎng)的專利評估機制應該對此作出準確的判斷。其次, 技術研發(fā)與資金投入的判斷依據(jù)。企業(yè)內(nèi)部專利評估機制的建立, 除對企業(yè)專利權的申請等進行判斷外, 其最主要的功能在于為企業(yè)自身技術的研發(fā)、資金的投入等提供科學可靠的論證依據(jù)。技術是否有研發(fā)前途, 不僅僅是技術本身其先進性、 創(chuàng)造性等技術問題, 還涉及該技術在世界范圍內(nèi)是否已經(jīng)有他人申請專利, 從而可能引發(fā)重復開發(fā)和浪費問題以及專利侵權等問題。 對此, 企業(yè)專利評估機制應該提供有效信息。 同時, 企業(yè)內(nèi)部專利評估機制還要為該技術是企業(yè)自己研發(fā)還是通過技術貿(mào)易等途徑獲得許可使用權或所有權提供性價比判斷依據(jù),從而決定企業(yè)資金的投入與否以及投入方向。因此, 企業(yè)專利評估機制的意義在于平衡企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)與資金投入, 使技術的研發(fā)以及資金的投入等與企業(yè)市場競爭力相吻合, 為企業(yè)的發(fā)展、競爭力的提升服務。3.企業(yè)專利評估機制是企業(yè)經(jīng)營管理和技術創(chuàng)新的紐帶。企業(yè)專利評估機制的功能, 不僅在于針對企業(yè)專利的確權、保護、 發(fā)展和價值運作而制定戰(zhàn)略性規(guī)劃, 而且在于企業(yè)專利評估機制貫穿于技術創(chuàng)新、 產(chǎn)品研發(fā)、 產(chǎn)品銷售的全過程, 是一種綜合性管理和系統(tǒng)化的活動, 在市場、 經(jīng)營和法律等各個層面上連接各部門職能, 起到一種紐帶作用, 把企業(yè)研發(fā)工作所產(chǎn)生的知識財產(chǎn)轉變?yōu)閷＠麢嗉右员Ｗo和利用。4.企業(yè)專利評估機制是企業(yè)專利侵權賠償?shù)恼埱笠罁?jù)。隨著知識產(chǎn)權在經(jīng)濟中比重的加大, 無論是國內(nèi)還是國際市場上, 知識產(chǎn)權侵權現(xiàn)象多發(fā)。企業(yè)之間專利侵權不可避免。無論是原告還是被告, 企業(yè)專利侵權的民事賠償請求都是必須面對的問題。是否賠償以及賠償額的確定等問題應該由企業(yè)專利評估機制給出答案。
二、 企業(yè)專利評估機制的構成要素
1.機構與人員。
( 1) 專利評估委員會。企業(yè)專利評估機制的運行, 必須配備相應的運行機構, 在企業(yè)內(nèi)部設立專利評估委員會是較為合適的做法。專利評估委員會作為企業(yè)的一個會議機制, 其功能在于通過定期或不定期的會議制度, 通報、 討論、 制定相關的企業(yè)專利戰(zhàn)略及其實施情況, 把企業(yè)專利評估涉及的各種因素組織起來, 使之成為一個活的有機體, 組織、 管理和帶動企業(yè)專利評估各因素發(fā)揮作用。( 2) 人員構成及培訓。企業(yè)專利評估委員會的人員, 在構成上并非設立專門的人員, 而是由企業(yè)內(nèi)部相關部門人員兼職構成。除了直接分管的主要領導外, 至少要包括相關的技術研發(fā)人員、 合同和檔案的管理人員、 相關的營銷人員、 企業(yè)內(nèi)部專職或兼職的法律事務人員等。上述人員除必須具備專業(yè)領域的知識外, 還應定期或不定期進行專利評估領域知識的培訓, 除掌握評估的目的、 該專利的特點、 專利申請的條件、 專利權的轉讓及許可使用、 專利權的實施、 專利權的法律保護等專利權的基本法律情況外, 還要掌握該專利的先進度和成熟程度、 該專利的現(xiàn)時法律狀況、 該專利是基礎專利還是從屬專利、 該專利權利要求的內(nèi)容、 該專利剩余的有效期及經(jīng)濟壽命、 運用該專利給企業(yè)帶來的預期經(jīng)濟收益, 包括可能獲得的最高利潤與最低利潤等專利評估知識。這就要求對專利評估委員會人員進行動態(tài)的培訓, 及時更新知識, 以適應專利評估機制運行的要求。
2.信息系統(tǒng)。
專利評估機制是一個動態(tài)的系統(tǒng), 由一系列的管理系統(tǒng)構成。每一個管理系統(tǒng)都是企業(yè)專利評估機制的重要組成部分, 是企業(yè)專利評估機制的構成要素。( 1) 合同管理。合同是企業(yè)技術貿(mào)易的法定的生效要件。我國專利法明確規(guī)定, 專利權的轉讓和許可使用, 必須簽訂書面合同, 并經(jīng)過知識產(chǎn)權局備案登記, 方可發(fā)生法律效力。因此, 合同是專利權貿(mào)易的法定形式。這就決定了企業(yè)專利權轉讓和許可使用的合同不僅是法定的形式要件, 而且合同的管理對企業(yè)專利評估機制的運行起到基礎作用。通過企業(yè)專利評估機制中的合同管理, 企業(yè)能夠及時和準確掌握企業(yè)專利權的運營情況, 為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供基本信息。( 2) 檢索管理。檢索管理系統(tǒng)是利用專利文獻或重要的科技刊物或著作、手冊等對企業(yè)研發(fā)的技術或目前市場上存在的現(xiàn)有技術進行的檢索調查, 是企業(yè)專利權的申請、 專利權的轉讓、許可使用以及專利權的保護的手段和工具。主要包括: 一是技術動向調查, 即在廣泛搜集過去及新近出現(xiàn)的技術信息的基礎上,分析當代技術水平并預測今后技術發(fā)展動向而進行的檢索調查。如通過對一項技術專利申請量逐年變化的情況, 對該項技術是 “朝陽技術” 還是 “夕陽技術” 作出初步判斷, 供研究、 開發(fā)新產(chǎn)品新技術參考, 并用于指導制訂技術研發(fā)策略。二是專利性調查, 即在專利申請前作出該技術是否有專利性的判斷調查。三是公知性檢索調查, 即為了判斷已公布或公告的發(fā)明創(chuàng)造專利申請, 或已獲得專利權的發(fā)明創(chuàng)造的專利有效性而進行的檢索調查。公知性檢索調查, 對避免重復開發(fā)浪費和侵權行為, 是必不可少的。 四是法律狀態(tài)檢索調查。 即對某項特定技術是否為專利技術、 是何種專利技術、 其專利的法律效力如何、 專利權的期限以及特定技術和特定專利之間的關系等情況進行檢索調查。法律狀態(tài)檢索調查, 對于技術和新產(chǎn)品進出口、 技術價值評估十分重要。 五是同族專利檢索調查。 即特定國家的特定專利是否在其他國家取得專利而進行的一項調查。該項檢索調查, 對該技術商業(yè)價值的評估、 技術和產(chǎn)品的進出口十分重要。六是跟蹤檢索調查。既要對特定競爭對手專利申請動向或取得專利權的情況進行跟蹤檢索, 又要對特定的引人注目技術的專利發(fā)展過程進行跟蹤檢索, 以為企業(yè)專利技術的研發(fā)、 是否申請專利等提供判斷依據(jù)。( 3) 專利技術推廣應用管理[1]。企業(yè)專利評估機制的又一職能是專利技術成果的推廣和應用。對于獲得專利權的技術, 要及時轉化和應用, 或通過許可使用合同的方式, 許可他人實施, 使企業(yè)的研發(fā)投入及時回收并獲得經(jīng)濟效益。而企業(yè)技術成果如何推廣和應用, 有賴于專利評估機制給出答案。( 4) 法律事務管理。我國專利法明確規(guī)定, 企業(yè)專利權的取得, 必須通過法定程序, 即專利權是法律授予企業(yè)的一項民事權利。因此, 企業(yè)專利評估機制中, 法律事務的管理系統(tǒng)是必不可少的。法律事務管理系統(tǒng), 首先面對的是企業(yè)研發(fā)的技術是否申請專利的問題。因為專利技術受法律保護的前提是向社會充分公開該項技術, 為了保護企業(yè)自身利益, 國際上眾多企業(yè)特別是跨國企業(yè), 往往將關鍵技術不申請專利, 而是以專有技術方式通過合同法、 侵權行為法、 反不正當競爭法、 勞動法和刑事法律綜合加以保護。美國、韓國等還通本 論文 出自 無憂論文網(wǎng)過專門的專有技術立法進行保護, 如美國 《統(tǒng)一商業(yè)秘密法》 專門對商業(yè)秘密的保護予以了明確規(guī)定, 韓國在 《制止不正當競爭法》 基礎上, 頒布了 《商業(yè)秘密保護法》 。在國際技術貿(mào)易中, 專利許可協(xié)議在許可貿(mào)易實踐中僅僅占有 20%的份額。而專有技術許可協(xié)議在許可貿(mào)易實踐中占據(jù)了 30%的數(shù)額。同時以專利技術和專有技術使用權為標的的混合許可協(xié)議占到了國際技術許可貿(mào)易的 50%的份額 [2]。因此, 是否申請專利, 以何種方式保護企業(yè)研發(fā)的技術, 法律事務管理系統(tǒng)必須提供準確判斷。其次, 如何申請專利的管理。法律事務管理系統(tǒng), 除了要準確掌握我國以及相關國家專利申請條件和程序外, 更重要的是專利申請戰(zhàn)略的制定和實施。包括基本專利戰(zhàn)略, 即企業(yè)在研發(fā)活動中取得的奠基性的首創(chuàng)性的技術,應當申請專利, 依法取得專利保護。除在本國申請專利外, 還應選擇若干市場前景好的外國申請專利, 以取得核心技術在國內(nèi)或國際市場上的主動權。在基本專利戰(zhàn)略基礎上, 還應制定外圍專利戰(zhàn)略, 即圍繞基本專利技術所作出的改進發(fā)明創(chuàng)造專利。外圍專利戰(zhàn)略的制定和實施, 可以使在基本專利因為保護期滿而失效時通過大量的未到期的外圍專利使基本專利得以繼續(xù)得到有效保護, 利用外圍專利延長專利保護期。沒有研發(fā)力量開發(fā)基本專利的企業(yè), 也可以對他人的基本專利進行改進, 對改進成果提出專利申請, 即利用外圍專利戰(zhàn)略同基本專利進行對抗。第三, 專利權的保護管理。企業(yè)專利評估機制應保證相關部門和人員及時通過市場了解有無專利侵權行為的存在, 如果發(fā)現(xiàn)有侵權行為的發(fā)生, 應進行市場調查和技術分析, 決定采取相應的制止侵權的措施, 以維護企業(yè)的合法權益。
參考文獻:
[1]王傳麗.國際貿(mào)易法[M].北京:中國政法大學出版社,2003.
[2]中國高等學校知識產(chǎn)權研究會.知識產(chǎn)權研究: 中國高校知識產(chǎn)權研究會第十三屆年會論文集[M].西安:西安交通大學出版社,2006.
